Inbreuk auteursrecht op product: vordering toegewezen

Merkproducten kunnen worden beschermd door het merkenrecht: indien dat niet mogelijk is, kunnen producten van industriële eigendom onder voorwaarden alsnog worden beschermd door het auteursrecht. Denk hierbij aan de creatieve vormgeving van een auto of fiets. In een recente procedure spreekt de bedenker van de ‘Moustache Pacifier’, een fopspeen met snor, een verkoper aan omdat deze een product verkoopt die sterke gelijkenissen vertoont met de Moustache Pacifier. Welke vorderingen kan een auteursrechthebbende in zulke gevallen instellen jegens de inbreukmaker? Onze advocaat intellectueel eigendomsrecht legt uit.

Ontwikkeling en licentie voor verkoop

De feiten: Fiftytwoways is een in het handelsregister van Hong Kong ingeschreven vennootschap en houdt zich bezig met het ontwerpen en op de markt brengen van producten. In maart 2011 ontwikkelt een werknemer van Fiftytwoways de Moustache Pacifier. Zij verleent aan Bitten B.V. een licentie om deze te mogen verkopen en doet zulks al sinds 2012.

Vergelijkbare producten?

Multi Smart c.s. biedt vanaf enig moment in 2017 via onder meer bol.com een fopspeen aan die nagenoeg gelijk is aan de Moustache Pacifier, genaamd ‘Coolbaby Pacifier’. Daarbij gebruikt zij dezelfde foto’s voor de verkoop als Fiftytwoways gebruikt voor de Moustache Pacifier in de Verenigde Staten.

Aansprakelijkheidsclaim

In een brief van 26 juni 2018 stelt de advocaat van Fiftytwoways Multi Smart c.s. aansprakelijk voor de geleden schade door het auteursrechtinbreuk. In die brief wordt gesommeerd uiterlijk 3 juli 2018 schriftelijk te bevestigen dat zij elke openbaarmaking, verveelvoudiging van de ‘Coolbaby Pacificier’, het gebruik van foto’s van de ‘Moustache Pacifier’ en overigens elke inbreuk op de auteursrechten van Fiftytwoways zal staken en gestaakt zal houden, zulks op straffe van een dwangsom van €2500,00 per overtreding.

Aanzegging kort gedingprocedure

In een e-mail van 9 juli 2018 laat de raadsman van Fiftytwoways aan Multi Smart c.s. weten geen reactie te hebben ontvangen en dat een kort geding aanhangig zal worden gemaakt. Daarop reageert Multi Smart met een ‘Confirmation Letter’ waarin kort gezegd staat opgenomen dat zij per direct alle inbreuken op het intellectueel eigendomsrecht van Fiftytwoways zal staken, totdat een rechter heeft bepaald dat de Coolbaby Pacifier geen inbreuk maakt op het auteursrecht van Fiftytwoways.

Vorderingen

In de daaropvolgende procedure bij de kort gedingrechter stelt Fiftytwoways de volgende vorderingen in:

1. Multi Smart te veroordelen met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het auteursrecht van Fiftytwoways te staken en gestaakt te houden, waaronder openbaarmaking, verveelvoudiging, vervaardiging en/of distributie;
2. Multi Smart te veroordelen met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het auteursrecht met betrekking tot de foto’s van Fiftytwoways te staken en gestaakt te houden;
3. Multi Smart te veroordelen binnen drie dagen aan al haar afnemers van de inbreukmakende fopspeen een brief te faxen onder aankondiging dat zij inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Fiftytwoways en aan de afnemers wordt verzocht alle inbreukmakende artikelen aan haar te retourneren, onder restitutie van de koopprijs;
4. Multi Smart te veroordelen een schriftelijke opgave te verstrekken -met verklaring van een accountant waaruit de juistheid van de opgave blijkt- van de totale geproduceerde en/of ingekochte inbreukmakende fopspenen, de betaalde productiekosten en/of inkoopprijs, de door Multi Smart c.s. gefactureerde verkoopprijs, de totale nog in voorraad zijnde inbreukmakende fopspenen, duidelijke afschriften van alle inkooporders, facturen en leveringsbonnen, het totale bedrag aan genoten nettowinst door Multi Smart, naam en adres van de (rechts)persoon of (rechts)personen aan wie de fopspenen zijn verkocht, inclusief hoeveelheid en leveringsdata, en tot slot de naam en adres van de (rechts)persoon of (rechts)personen die de inbreukmakende fopspenen aan Multi Smart hebben geleverd.
5. Multi Smart te veroordelen om haar gehele voorraad fopspenen binnen veertien dagen in het bijzijn van een deurwaarder te laten vernietigen, die van de vernietiging een proces-verbaal zal opmaken en daarna binnen zeven dagen aan de advocaat van Fiftytwoways zal doen toekomen.
6. Multi Smart te veroordelen tot betaling van een dwangsom van €10.000,00 voor elke dag of elk deel daarvan dat Multi Smart niet, of niet geheel, voldoet aan het gevorderde onder a tot en met e.

Auteursrechtelijke bescherming?

Ten aanzien van de toewijsbaarheid van de vorderingen onderzoekt de rechter eerst of de Moustache Pacifier voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Hiervoor is vereist dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het werk mag niet ontleend aan het werk van een ander. Voor de vraag of het werk het persoonlijk stempel van de maker draagt, dient er sprake te zijn van een vorm die het resultaat is van de scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Als vuistregel geldt, aldus de rechter, dat het werk niet zo voor hand liggend mag zijn dat een ander, onafhankelijk van de maker, precies hetzelfde resultaat had kunnen komen.

Weerlegging auteursrechtelijke bescherming?

Samenvattend komt de rechter tot de conclusie dat de Moustache Pacifier voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. De vorderingen van Fiftytwoways worden, op het onderdeel van verveelvoudiging en openbaarmaking na, toegewezen. Met betrekking tot de indicatietarievenregeling worden de advocaatkosten van Fiftytwoways gemaximeerd op  €6000,00 omdat de procedure wordt gekwalificeerd als eenvoudig kort geding.