Vaststellingsovereenkomst voor bescherming domeinnaam: afspraken geldig?

Handelsnamen en domeinnamen: ze lijken vaak op elkaar, maar de bescherming en handhaving ervan blijkt in de praktijk meestal niet zo eenvoudig. Daar waar handelsnamen worden beschermd door het Handelsnaamrecht, is er geen specifieke wettelijke bescherming voor domeinnamen. In de praktijk wordt dan ook vaak geprocedeerd om het exclusief gebruik en varianten op bestaande domeinnamen af te dwingen. Onze advocaat intellectueel eigendomsrecht legt uit.

Regeling inzake gebruik domeinnamen

In een recente procedure ligt bij de rechter de vraag voor partijen in strijd handelen met een in het verleden tot stand gekomen regeling betreffende het gebruik van de domeinnaam/de handelsnaam van hun ondernemingen. Deze regeling was in tot stand gekomen naar aanleiding van een comparitie voor de rechter. Partijen sloten toen een vaststellingsovereenkomst met als achterliggende motivatie:

“1. Partijen beseffen dat ze met het huidige gebruik van de aanduiding naam X in de context van de handelsnamen van hun beider ondernemingen het risico lopen dat de activiteiten van de een worden toegeschreven aan de ander en vice versa.”

Beëindiging geschil?

Partijen beëindigden het geschil door overeen te komen dat onderneming 1 de domeinnaam X zou gebruiken met een toevoeging vóór de bestaande domeinnaam, en dat onderneming 2 de domeinnaam zou gebruiken met een andere toevoeging ná de domeinnaam. Verder was in de vaststellingsovereenkomst opgenomen:

“5. Partijen beseffen dat de tot heden gebruikte aanduidingen ook na 1 september 2016 in de internethistorie nog zullen voorkomen en zullen bij het aantreffen van die historie met de moeilijke verwijderbaarheid van de betrokken gegevens rekening houden.”

Strijd met gemaakte afspraken

Onderneming 1 stelt in de thans onderhavige procedure bij de rechter dat onderneming 2 in strijd handelt met de vaststellingsovereenkomst, omdat zij de domeinnaam, naam X, onverkort zonder toevoegingen is blijven gebruiken. Zij vordert dat onderneming 2 gebruik van de domeinnaam zal staken onder verbeurte van een dwangsom voor iedere dag dat zij aan het vonnis in gebreke blijft. Aan de andere kant stelt onderneming 2 als eis in reconventie in dat onderneming 1 niet de naam X met daarachter ‘Methode/Therapie’ mag gebruiken.

Onrechtmatig gebruik?

Onderneming 1 stelt als eisende partij dat onderneming 2, ondanks een sommatie, de namen nog steeds gebruikt op LinkedIn, de telefoongids en op een website van een derde. Hiertoe legt onderneming 1 een printscreen over uit de zoekresultaten van Google, waaruit blijkt dat onderneming 2 inderdaad nog steeds de domeinnaam X gebruikt. Onderneming 1 voert daartegen als verweer dat hij de domeinnaam inmiddels niet meer gebruikt, maar dat het lastig is gebleken deze zoekresultaten uit de geschiedenis van Google te verwijderen. Desondanks licht hij in de procedure niet toe wanneer hij hierover contact heeft opgenomen met Google. Wel hebben partijen in de vaststellingsovereenkomst onderkend dat het moeilijk kan zijn de internethistorie te verwijderen. Onderneming 2 ligt toe dat zijn website met gebruik van naam X niet langer meer vindbaar is op het internet.

Gedaagde handelt niet onrechtmatig, eiser daarentegen wel

In reconventie stelt onderneming 2 een verbod op het gebruik van de domeinnaam door onderneming 1, daar hij wel in strijd handelt met de gemaakte afspraken uit de vaststellingsovereenkomst. De naam X wordt blijkens de Google zoekresultaten door onderneming 1 op diverse kanalen gebruikt, ondanks dat hij aangeeft inmiddels ook een andere domeinnaam te gebruiken. De vorderingen van onderneming 2 wordt dan ook toegewezen.

Advies bij gebruik domein- en handelsnaam

Bescherming van domeinnamen hangt mede samen met merkregistratie. Als een partij een domeinnaam registreert, is het raadzaam na te gaan of merkregistratie mogelijk is. Doet een derde partij namelijk een merkregistratie die overeenkomt met de specifieke domeinnaam, heeft zulks tot gevolg dat de merkhouder kan verbieden die domeinnaam te gebruiken. De merkhouder kan de domeinnaam zelfs opeisen. Doet de situatie zich voor dat er sprake is van twee op elkaar lijkende domeinnamen, dan kan de eerste houder in beginsel slechts optreden tegen de latere domeinnaamhouder als er sprake is van ‘bijkomende omstandigheden’. Bij handelsnamen geldt dat enkel beschrijvende termen niet voor bescherming in aanmerking komen, uitzonderingen daargelaten. Heeft u een geschil inzake het gebruik van handelsnamen en/of domeinnamen, dan kan een advocaat intellectueel eigendomsrecht u adviseren over uw kansen en mogelijkheden een domein- of handelsnaam te beschermen of u adviseren over de mogelijkheden een ander te verbieden die namen te gebruiken.